Il 16 settembre la Corte di Giustizia ha deciso sulla domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 1, lettere b) ed e), sub i) e ii), e 3, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25).

La norma in questione

L`articolo 3 della direttiva 2008/95, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità» e che riprende, senza modifiche sostanziali, il contenuto dell’articolo 3 della direttiva 89/104, così dispone:

“1.      Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

(…)

  1. b)      i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

(…)

  1. e)      i segni costituiti esclusivamente:
  2. i)       dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
  3. ii)      dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

iii)      dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

(…)

  1. Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell’uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa (…)”

Fatti del procedimento principale

La questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la Société des Produits Nestlé SA e la Cadbury UK Ltd (ora della Mondelez) avente ad oggetto l’opposizione proposta da quest’ultima avverso la domanda della Nestlé diretta alla registrazione come marchio nel Regno Unito di un segno tridimensionale avente la forma di un wafer ricoperto di cioccolato composto da quattro barrette.

Il prodotto in oggetto è stato venduto nel Regno Unito dal 1935 dalla Rowntree & Co Ltd, con il nome di «Rowntree’s Chocolate Crisp».

Il prodotto è stato venduto per anni in una confezione a due strati, uno interno argentato e uno esterno sul quale era stampato un logo rosso e bianco in cui comparivano le parole «Kit Kat», mentre la confezione attuale è costituita da un unico strato sul quale compare lo stesso logo. La rappresentazione del logo è mutata nel corso del tempo senza però subire grandi cambiamenti.

L’8 luglio 2010 la Nestlé ha presentato una domanda di registrazione del segno tridimensionale, come marchio nel Regno Unito.

La domanda e` stata presentata per i beni di cui alla classe 30 del Trattato di Nizza: (…) ‘Cioccolata; confezioni cioccolata; prodotti di cioccolata; preparati a base di cioccolata; confetture; preparati a base di cioccolato; (…) dolci; biscotti; biscotti con rivestimento di cioccolata; biscotti wafer ricoperti di cioccolata; dolci; cookies; wafers’.

Come si legge nelle Conclusioni dell`Avvocato Generale, la “High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property) ritiene, anzitutto, che l’esaminatore non avrebbe dovuto effettuare una distinzione tra i prodotti di pasticceria e i dolci, da una parte, e tutti gli altri prodotti appartenenti alla classe 30 dell’Accordo di Nizza, dall’altra, né in relazione alla prova del carattere distintivo del marchio controverso né per quanto concerne l’applicabilità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sub i) e ii), della direttiva 2008/95.

Per quanto concerne, poi, la questione se il marchio controverso abbia acquisito un carattere distintivo tramite il suo uso prima della data pertinente, dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia il giudice del rinvio si chiede se, al fine di dimostrare che un marchio ha acquisito un carattere distintivo, sia sufficiente che, alla data pertinente, una percentuale significativa degli ambienti interessati riconosca il marchio e lo associ ai prodotti del richiedente la registrazione. Infatti, detto giudice ritiene che spetti piuttosto a quest’ultimo provare che una percentuale significativa degli ambienti interessati fa affidamento sul marchio, anziché su altri marchi eventualmente presenti, in quanto indicativo della provenienza dei prodotti.

Infine, per quanto concerne la forma imposta dalla natura stessa del prodotto e quella necessaria per ottenere un risultato tecnico, il giudice del rinvio rileva che la giurisprudenza sull’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sub i) e ii), della direttiva 2008/95 è ridotta.”

Alla luce di quanto sopra, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property) ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte tre questioni pregiudiziali sulla norma sopra riportata, alle qali decide come segue:

   “1)  L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla registrazione di un segno costituito dalla forma del prodotto in quanto marchio allorché tale forma ricomprende tre caratteristiche essenziali, una delle quali è imposta dalla natura stessa del prodotto e le altre due sono necessarie per ottenere un risultato tecnico, a condizione, tuttavia, che almeno uno degli impedimenti alla registrazione elencati in tale disposizione si applichi pienamente alla forma di cui trattasi.

2)      L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sub ii), della direttiva 2008/95, che consente di escludere dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, dev’essere interpretato nel senso che esso riguarda il modo in cui il prodotto di cui trattasi funziona e non si applica al modo in cui esso è fabbricato.

3)      Al fine di ottenere la registrazione di un marchio che ha acquisito un carattere distintivo a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/95, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in quanto parte di un altro marchio registrato o in combinazione con questo, il richiedente la registrazione deve fornire la prova che gli ambienti interessati percepiscono il prodotto o il servizio designato da quell’unico marchio, rispetto a qualsiasi altro marchio eventualmente presente, come proveniente da una determinata impresa.”

Commento

La questione piu` controversa riguarda sostanzialmente la forma delle barrette che nel marchio in oggetto non contengono il logo “Kit Kat” e sono comunque assimilabili ad altri tipi di prodotti in quanto la stessa natura delle barrette di wafer e cioccolata impone tale forma. Di conseguenza il marchio tridimenzionale sarebbe registrabile solo se la distiguibilita` dello stesso e` stata gia acquisita nel tempo dal pubblico di riferimento, in modo tale da renderlo riconoscibile dagli altri prodotti simili nel mercato. Resta pero` da valutare come tale prova possa essere raggiunta, ad esempio come quantificare il pubblico.

(Foto fonte CURIA)